הפרת מדגם רשום בישראל: מימון ייצור בחו״ל כפוף

פסק הדין בת״א (חיפה) 681/00, סופר-פלסט בע״מ נ' סטרפלאסט תעשיות 1967 בע״מ ואח'. לפיכך, שניתן על ידי כבוד סגן הנשיא גדעון גינת ביום 30.01.2005. דן בסוגייה עקרונית בדיני הקניין הרוחני.

הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

דיני הקניין הרוחני, ובכללם דיני המדגמים, מבוססים על עקרון הטריטוריאליות. כלומר, זכות קניין רוחני שנרשמה במדינה מסוימת, תקפה ומקנה הגנה רק בגבולותיה. כך קובעת פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924, בדומה לחוק הפטנטים, תשכ״ז-1967. מוצר שנרשם כמדגם יהיה מוגן רק בתחומי המדינה בה נרשם. לפיכך, כאשר הפרת מדגם רשום מתבצעת מחוץ למדינה, ההגנה המשפטית אינה חלה עליה.

על כן, על מנת שמוצר יהיה מוגן במדינות שונות. עם זאת, יש לרשום עבורו מדגם בנפרד בכל מדינה רלוונטית. יתרה מכך, נכרתו אמנות והסכמים בינלאומיים המאפשרים רישום זכויות קניין רוחני במקביל במספר מדינות. לדוגמה, סעיף 10 לחוק הפטנטים וחוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש״ס-1999.

מאפשרים הגנה רחבה יותר. כתוצאה מכך, תוקפו של מדגם נבחן בכל מדינה בנפרד, לפי הדין המקומי שלה.

רקע עובדתי: סופר-פלסט נ' סטרפלאסט

התובעת, סופר-פלסט בע״מ, שהיא חברה לייצור מוצרי פלסטיקה, פיתחה דגם חדש של מושב לאצטדיונים. לעומת זאת, היא רשמה אותו כמדגם בישראל בשנת 1996. התובעת מכרה את המושב גם ביוון ובקפריסין. לשם כך, היא העבירה את התבנית ליצרן קפריסאי לצורך ייצור המושבים.

בהמשך גילתה התובעת כי היצרן הקפריסאי משתתף במכרזים בקפריסין עם מושב שלטענתה זהה למושב שלה. התובעת טענה שהנתבעת, סטרפלאסט תעשיות 1967 בע״מ, שהיא חברה מתחרה, העתיקה את התבנית בטכניקת הנדסה חוזרת. בנוסף, היא טענה שהנתבעת העבירה את התבנית המועתקת ליצרן הקפריסאי. לטענת התובעת, פעולות אלו, שכללו תכנון, בעלות, הצעות מכירה ומימון בישראל, מהוות הפרת מדגם רשום בישראל, גזל סוד מסחרי ועשיית עושר שלא כדין.

הנתבעת הכחישה מכל וכל את הטענות. היא טענה כי מעולם לא מכרה את המושב בקפריסין. לכל היותר, הנתבעת מימנה את הכנת התבנית לייצור המושב, כאשר התבנית עצמה יוצרה בפועל במזרח הרחוק. היא הדגישה שהמושב של התובעת אינו רשום כמדגם בקפריסין. לפיכך, מימון פעילות שנעשתה מחוץ לישראל אינו מהווה הפרת מדגם רשום בישראל, מכוח עקרון הטריטוריאליות של דיני הקניין הרוחני.

השאלה המשפטית והכרעת בית המשפט

השאלה המרכזית שבית המשפט המחוזי בחיפה התמודד איתה הייתה האם פעולות שבוצעו בישראל – מימון, תכנון חלקי והצעת מחיר – אשר אפשרו ייצור בחו״ל של מוצר הדומה למדגם הרשום בישראל, עולות כדי הפרת מדגם רשום. יתרה מכך, בית המשפט בחן האם פעולות אלו מהוות עוולות של גזל סוד מסחרי ועשיית עושר שלא כדין.

כבוד סגן הנשיא גדעון גינת דחה את התביעה על כל רכיביה. בית המשפט קבע שדיני המדגמים הם טריטוריאליים במהותם. מוצר הרשום כמדגם בישראל מוגן בגבולות המדינה בלבד. פעולות המתבצעות מחוץ למדינה אינן יכולות להוות הפרת מדגם רשום, גם אם פעולות תומכות בוצעו בישראל.

בית המשפט מצא כי הראיה היחידה שהוכחה הייתה שהנתבעת מימנה את הכנת התבנית שיוצרה בפועל במזרח הרחוק, לשימוש בייצור בקפריסין. מימון בלבד של פעילות המתבצעת כולה מחוץ לישראל אינו מספיק כדי לבסס הפרת מדגם רשום. הייצור עצמו, שהוא הפעולה המפירה, לא בוצע בשטח המדינה. בית המשפט הסביר כי גם דוקטרינת ״ההפרה התורמת״, המוכרת בדיני פטנטים, מחייבת קיומה של הפרה ישירה בתחומי ישראל כתנאי מקדים, תנאי שלא התקיים בנסיבות המקרה.

נימוקי דחיית התביעה בגין גזל סוד מסחרי ועשיית עושר

בית המשפט דחה גם את הטענות הנוגעות לגזל סוד מסחרי ולעשיית עושר שלא כדין. לדוגמה, באשר לסוד מסחרי. בית המשפט קבע. כי התובעת לא הוכיחה שהתבנית כללה ״סוד מסחרי״ כהגדרתו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ״ט-1999.

התובעת לא הוכיחה שהמידע לא ניתן לגילוי בנקל. בנוסף, לא הוכח שהיא נקטה באמצעים סבירים לשמור על סודיות המידע. לדוגמא, יתר על כן. סעיף 6(ג) לחוק עוולות מסחריות קובע.

כי גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת אינו נחשב כאמצעי פסול.

לגבי עילת עשיית העושר, בית המשפט חזר על העיקרון לפיו חיקוי או העתקה כשלעצמם. כלומר, ללא ״יסוד נוסף״ של חוסר תום לב או תחרות בלתי הוגנת, אינם מבססים עילה כזו. הנתבעת לא התעשרה שלא כדין על חשבון התובעת. בית המשפט הדגיש כי לא הוכחה התנהגות פסולה מצד הנתבעת.

הואיל וכך, בית המשפט דחה גם את עילה זו.

המשמעות המעשית של פסק הדין

פסק הדין המכונן קבע כי מימון או תכנון חלקי בישראל של ייצור המתבצע כולו בחו״ל אינם מספיקים לביסוס הפרת מדגם רשום בישראל. יש להוכיח כי הפעולה המפרה עצמה – הייצור, המכירה או ההצעה למכירה – בוצעה בתחומי המדינה. פסיקה זו מנחה בעלי זכויות קניין רוחני המעוניינים בהגנה בינלאומית.

• רישום מדגמים בינלאומי: על בעלי זכויות לרשום את זכויותיהם בנפרד בכל מדינה רלוונטית שבה הם מעוניינים בהגנה.

• הגשת תביעות: תביעה בגין הפרה המתבצעת בפועל בחו״ל צריכה להיות מוגשת במדינה בה בוצעה ההפרה ובהתאם לדיניה.

• חשיבות ההוכחה: נדרש להציג ראיות חד-משמעיות לכך שהפעולה המפרה אכן בוצעה בתחומי ישראל.

בית המשפט נמנע מפסיקת הוצאות בהינתן שהשאלה המשפטית העיקרית הייתה חסרת תקדים ישראלי קודם. אולם, זוהי עדות לחשיבות התקדימית של פסק הדין בהבהרת עקרון הטריטוריאליות בדיני הקניין הרוחני.

שאלות ותשובות

סיכום

פסק הדין בסוגיית הפרת מדגם רשום על ידי מימון ייצור בחו״ל, שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה, מהווה אבן דרך חשובה בדיני הקניין הרוחני. פסק הדין חיזק את עקרון הטריטוריאליות, לפיו הגנה על מדגם רשום תקפה רק במדינה שבה הוא נרשם. בית המשפט קבע כי פעולות כגון מימון או תכנון בישראל, אשר מאפשרות ייצור מוצר מפר מחוץ למדינה, אינן עולות כדי הפרה של המדגם. דחייה זו מדגישה את חשיבות הרישום הנפרד של זכויות קניין רוחני בכל מדינה שבה נדרשת הגנה. כמו כן, היא מחזקת את הצורך להוכיח כי פעולת ההפרה עצמה בוצעה בטריטוריה המוגנת. הבנה מעמיקה של עקרונות אלו חיונית לכל בעל זכויות קניין רוחני. מומלץ לבעלי זכויות קניין רוחני להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום על מנת להגן באופן מיטבי על קניינם.

הערה: מאמר זה מוגש כשירות לציבור ומהווה מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.